新宿西口国際特許事務所の弁理士うめざわブログ

新宿西口で特許出願・商標登録を代理する弁理士による、特許事務所業界と弁理士試験のブログ

ダメもとで中間処理と弁理士としての対応

ダメもとで中間処理とか謎なキーワードで検索が
結構あったようです。なぜこんな具体的なと思ったのですが、
ちょっと興味がわいたので解説してみます。
要するに特許出願に対して、妥当な拒絶理由通知とか拒絶査定が出て、
覆すのには不十分な反論内容なんだけど、これ以上限定したくないとか、
いい限定内容はないけど、なんとしても特許にしなければならないから
なんか無理やりな主張をしてみるとか、そんな感じです。
新規性・進歩性のことが大半ですが、記載要件でも
そういう対応になることはあります。

弁理士としては単に特許を取ればいいというわけではなく、
実効性のある特許となるような処理をしなければなりませんし、
これは何が何でも特許にしなければならないという要望も結構あります。
進歩性があるかとか、記載が不明確かなんてのも、ある程度感覚的な
ところもあるので、紙一重なところで主張が通ったり
通らなかったりということは結構あります。
そしてそのぎりぎりなところを狙うということは、そこまで限定しない
ということを意味するので、権利範囲としては広くなることが多いです。
弁理士としては、言ったことがダメでしたとなるのは格好悪いので
割と無難な主張を提案しがちですが、顧客の方からこれでは納得いかん
という意見が寄せられて、それでそういう対応をすることが多いですね。
こんなん無理じゃないのと思いながら意見書補正書を書いたら
それで通るということも結構あったので、案外侮れないです。