弊所の場合、海外出願を得意としてますよ、ということを
前面に出していることから、商標の外国出願もそれなりに来ます。
その場合、ある程度サーチしてから出願するのですが、
日本のように類似の幅が比較的狭いところで判断が一定、
という訳ではなく、また外国に出すということは、
もうそれでブランドが固まっている、ということが大半であることから、
類似判断が多少怪しい、という程度で商標を変更するという
ことにはほとんどなりません。もちろん完全一致なら
断念を申し入れますが、完全一致というのもまたあまりありません。
その結果、それなりに拒絶理由というのが来てしまいます。
ただし、類似判断が妥当でない、という反論は日本の場合でもですが、
審査官は一応根拠があって拒絶理由通知をしていることから、
補正で対応できれば単純ではありますが、
意見書のみで覆すというのはそれなりに難しかったりします。
なので、すでに獲得している周知性を根拠にして争うのが中心になります。
標記案件は、拒絶理由が来て、周知性の資料を送って、
それでは足りないといってきたもののそれ以上出せないし、
どうなるかわからないのに際限なくお金も出せない、
という状況だったのですが、審査官かこの資料を用意できないか、
というオーダーが来て、念のため送ってみたところ、
無事に登録になった、という案件が今週発生しました。
商品展開が進んでいるので登録できないというのは、
非常に困るということだったようですので、非常にホッとしました。
日本では併存もあり、日本の基準なら普通に登録だろう、
という案件なのですが、拒絶理由の根拠についてはそれなりに
妥当性もあり、先登録の周知性もある程度あったことから、
これは厳しいかもしれないと覚悟していたのですが、
登録になって非常によかったです。
お客様は弁理士に依頼したのだから当然登録になるだろう、
と思って依頼されるので、役目が果たせると安心します。